(162) Вопрос:
Позвольте обратиться к Вам с несколькими вопросами, которые возникли в
моей работе и имеют непосредственное отношение к Вашей компетенции.
Ситуация 1. Заключено лицензионное соглашение в отношении неисключительной лицензии
на технологию (установка по получению серы). Лицензиар - иностранная компания,
лицензиат - российская. Соглашение составлено и действует в привязке к английскому праву. Лицензионное соглашение не зарегистрировано в Роспатенте. Само соглашение не содержит указания на патенты. Вопрос: юристы утверждают, что при отсутствии в Лицензионном соглашении патентов, регистрировать его в Роспатенте не обязательно. Моя точка зрения
такова, что Лицензионное соглашение регистрировать необходимо (это требование ГК, во-первых, а во-вторых, Лицензиат, согласно ст. 149 НК, освобождается от уплаты НДС). Подскажите, пожалуйста, кто из нас прав? А
также верно ли утверждение, что регистрация иностранных патентов в РФ необходимо для их использования и заключения Лицензионного соглашения на территории РФ?
Ситуация 2. В 2005 году заключено лицензионное соглашение в отношении неисключительной лицензии на технологию. Лицензиар - иностранная компания А, лицензиат - российская компания В. Соглашение не было зарегистрировано в Роспатенте. В 2007 году компания В переуступает лицензию своему дочернему предприятию С, которое в свою очередь заключает 3-стороннее соглашение с Лицензиаром и своим Подрядчиком (иностранная компания) на
строительство установки по данной лицензии. Согласно этому последнему соглашению Лицензиатом по сути является ПОдрядчик на строительство. Подлежит ли регистрации последнее 3-стороннее соглашение в Роспатенте? Если да, то нужно и можно ли изначально ретроспективно зарегистрировать исходное соглашение между А и В?
С уважением, Виктория
02.10.09
Ответ:
Уважаемая Виктория, отвечаю по Вашим вопросам.
В отношении 1 ситуации. Если лицензионное соглашение не содержит указания на патенты, то можно
подразумевать только лицензию на секрет производства (ноу-хау), которые не
регистрируются Роспатентом, т.к. последний согласно п.2 ст.1232 регистрирует
только передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), когда
последний подлежит регистрации, т.е. патент зарегистрирован.
А раз в соглашении нет указаний на патенты, значит, передается ноу-хау. К
тому же не факт, что патент иностранной компании зарегистрирован в России,
т.к. если это зарубежный патент, то он не действует на территории Росии, а
значит, и предоставить лицензию на него в России нельзя. Если возможности
для получения патента в России уже утеряны (например, заявка изначально
подана не по международной процедуре(РСТ), либо после подачи ее иностранной
фирмой в своей стране не была подана также заявка в России), передача
технологии возможна только по беспатентной лицензии.
В отношении 2-й ситуации. Если лицензия беспатентная, то как сказано выше, она
не подлежит регистрации в Роспатенте. Значит, отношения сторон регулируются
положениями самого договора и гражданского кодекса. Если основная лицензия
не была зарегистрирована, то и дальнейшие договоры также не будут
регистрироваться.
Исходное соглашение между иностранной и российской фирмами можно
зарегистрировать, если в нем указать объекты, подлежащие регистрации, в
данном случае патенты. При этом можно даже оставить прежние даты соглашения,
отметив, что определенные (перечисленные в договоре) обязательства сторон
возникают с момента его заключения).
В то же время, сам договор будет легитимен после его регистрации в
Роспатенте, поэтому необходимо внимательно отнестись к вопросам выплаты
лицензионных платежей, которые будут законными только после регистрации
договора.
<<<Назад, к списку вопросов
