Консультация. ПЕРЕДАЧА ПРАВ

(45) Вопрос:
В 2008 году компания "А" одновременно подала 2 идентичные заявки на регистрацию патентов: на полезную модель и на изобретение. В январе 2009г. был получен патент на полезную модель. В июне 2009г. компания "А" продала патент на полезную модель компании "В", договор был подан в РОСПАТЕНТ для регистрации. Сразу после подачи договора об отчуждении исключительных прав на регистрацию был получен положительный ответ по второй идентичной заявке о получении патента на изобретение. Скажите, как компании "В" поменять патент на полезную модель на патент на изобретение?
С уважением, Сергей
15.08.09

Ответ:
Уважаемый Сергей, выход из описанной Вами ситуации следующий: отозвать из Роспатента договор по мотиву внесения изменений в связи с договоренностью сторон. После этого можно переделать его, внеся реквизиты патента на изобретение вместо патента на полезную модель и повторно сдать договор на регистрацию.
При этом пошлину за регистрацию договора не придется платить повторно, т.к. регистрация Роспатентом еще не была осуществлена.

Конечно, отозвать договор из Роспатента можно только с обоюдного согласия сторон договора, либо по письму представителя (представителей), если у него(них) были для этого соответствующие полномочия.
По нашей практике это делается письмом поверенного, т.к. обычно мы располагаем доверенностями от обеих сторон договора.
После этого мы самостоятельно вносим исправления, заверяем их своей подписью и повторно сдаем договор на регистрацию.
Как альтернативу приходится использовать повторное подписание договора сторонами, что бывает затруднительно ввиду нахождения сторон в разных городах и даже странах.

Необходимо также учесть, что в связи с подачей двух заявок на идентичные изобретение и полезную модель Вам придется выбрать, какой из них оставлять в действии, т.к. одновременное действие двух идентичных патентов на изобретение и полезную модель противоречит ст.1383 ГК РФ. Указанная норма применима в случае совпадения дат приоритета обоих патентов и даже в случае подачи заявок одним и тем же заявителем. Этим исключается возможность действия двух одинаковых патентов, что противоречило бы основополагающим принципам патентного права.

Согласно норме п.2 ст.1383ГК РФ "при совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы одним и тем же заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем ранее выданного патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия этого патента. В этом случае действие ранее выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в соответствии со статьей 1394 настоящего Кодекса".

Если Роспатент просмотрит факт выдачи двух идентичных патентов, то это сможет сделать любое заинтересованное лицо путем подачи возражения в Палату по патентным спорам.
Поэтому в Вашей ситуации правильным было бы получить патент на изобретение, одновременно прекратив действие патента на полезную модель. Договор же отчуждения прав на патент, как упомянуто выше, переоформить в отношении патента на изобретение.