(213) Вопрос:
Прошу проконсультировать по следующему вопросу: наша организация получила патент на изобретение. Собираемся передать неисключительную лицензию на использование данного изобретения другой организации. Есть опасения, что лицензиат, внеся в формулу изобретения изменения, попытается запатентовать на себя новое изобретение на основе нашего, в результате чего, используя новое изобретение, у лицензиата отпадает необходимость выплачивать нам роялти.
Вправе ли мы в лицензионном договоре ограничить права лицензиата на усовершенствование изобретения?
С уважением, Светлана
23.02.10
Ответ:
Уважаемая Светлана, Ваши опасения могут быть небеспочвенными, хотя в самой постановке вопроса заключено противоречие.
Если предполагается заключение лицензионного соглашения, то отчего же бояться изменения Вашего патента лицензиатом?
Для него это было бы резонно в случае незаключения соглашения и попытки обхода Вашего патента.
В этом случае внесение усовершенствований в Ваш патент и получение собственного патента действительно может для другого лица избавить от необходимости получения лицензии на Ваш патент.
Однако, во-первых, не всякое усовершенствование позволяет "обойти" Ваш патент. Если оно заключается в дополнении какими-то узлами, деталями и т.д., без изменения основной совокупности признаков Вашего патента, то даже при получении собственного патента его владельцу придется получать Ваше согласие, что предусмотрено нормой п.4 ст.1358 ГК РФ.
То же касается и случая эквивалентной замены одного элемента другим по отношению к Вашему патенту.
Но если новый патент не будет содержать хотя бы один из существенных признаков формулы Вашего патента, т.е. налицо будет значительная переработка его содержания, то владелец нового патента вправе использовать его без Вашего согласия.
Во-вторых, при заключении лицензионного соглашения нужно предусмотреть такие условия, чтобы использование патента было выгодно не только Вам, но и лицензиату, т.е. соотношение затрат на выплату роялти и затрат не "обход" Вашего патента было не в пользу последнего.
В-третьих, лицензионное соглашение должно содержать положения о правах на усовершенствования, которые могут быть получены в ходе производства и выпуска продукции по Вашему патент. Нужно предусмотреть, кому будут принадлежать права на такие усовершенствования, что дополнительно снизит для Вас риски и увеличить рентабельность использования патента по лицензии.
<<<Назад, к списку вопросов
