(219) Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, мы заключаем лицензионный договор на использование изобретения с иностранной компанией (лицензиар). Необходимо нам регистрировать данный договор в Роспатенте, и если мы его не зарегистрируем, то какие правовые последствия для нас это повлечет? При заключении этого договора какое право используется (английское или русское) и на каком
основании?
С уважением, Татьяна
26.04.10
Ответ:
Уважаемая Татьяна,
лицензионные договоры в отношении патентов подлежат государственной
регистрации в Роспатенте, что предусмотрено ст.1369 ГК РФ и без такой
регистрации недействительны.
Если договор не регистрировать, то он будет считаться ничтожным и не
повлечет последствий для сторон.
Кроме того, незаконными будут и лицензионные платежи(роялти), которые Ваша
фирма как лицензиат намерена платить владельцу патента - иностранной фирме.
Полагаю, это выяснится очень быстро, т.к. при первой же попытке перевести
платеж лицензиару за рубеж в валюте органы валютного контроля потребуют
оригинал лицензионного договора(контракта) в подтверждение законности
сделки.
Поэтому для Вашей фирмы, как и для лицензиара, целесообразно и даже выгодно
регистрировать такой договор. Это даст возможность производить законные
переводы за рубеж(зачастую такие схемы используют наши организации, открывая
аффилированные фирмы в офшорах).
При этом суммы платежей(паушальных, т.е. фиксированных) или роялти(в
процентах от прибыли, дохода или объема продукции) являются предметом
договоренности сторон и не могут оспариваться контролирующими организациями.
Тем более если к договору прилагается акт оценки стоимости лицензии,
составленный лицензированным оценщиком по интеллектуальной собственности.
Кроме того, затраты на лицензионные платежи могут закладываться в стоимость
продукции, оплачиваемой конечным потребителем.
Сказанное выше имеет смысл тогда, когда речь идет о российском патенте
(национальном или поданном по процедуре РСТ).
Предоставлять лицензию на территории России от иностранной фирмы в отношении
патента, действующего за рубежом, нельзя, т.к. он не действует в России.
Поскольку это может быть только Российский патент, то и при заключении
договора должно применяться российское право, что не отменяет возможности
применения отдельных положений международного права по согласованию сторон.
В частности, в качестве третейского или судебного органа в случае споров
между сторонами может быть принят, например, судебный орган страны-лицензиара или другой известный судебный орган, например, Стокгольмский арбитраж.
<<<Назад, к списку вопросов
