Консультация. ПАТЕНТЫ (изобретения, полезные модели, промышленные образцы)

(418) Вопрос:
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, позволяет ли регламент ФИПС подавать одновременно заявки на полезную модель и изобретение по одной и той же разработке. Дело в том, что консультант ФИПС по телефону не очень убедительно ответила: «Раньше было можно, а сейчас нельзя – вам предложат сделать выбор». Непонятно, кто и на каком этапе предложит сделать выбор, ведь эти заявки, на сколько я понимаю, рассматривают разные отделы.
С уважением, Сергей
07.09.20

Ответ:
Здравствуйте, Сергей.

Законом не запрещена одновременная подача заявок на изобретение(ИЗ) и полезную модель(ПМ) по одной и той же разработке. Ст.1383 ГК РФ предусматривает такую возможность как для разных заявителей, так и для одного и того же заявителя. Как можно понять из Вашего вопроса, интересует подача идентичных технических решений одним и тем же заявителем.

Согласно п.1 указанной ст.1383 ГК РФ “В случае, когда имеющие одну и ту же дату приоритета заявки на идентичные изобретения и(или) полезные модели или идентичные промышленные образцы поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем. О своем выборе заявитель должен сообщить в срок и в порядке, которые предусмотрены абзацем вторым настоящего пункта. Если в течение установленного срока в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от заявителей не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении установленного срока в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 1386 настоящего Кодекса, заявки признаются отозванными” Согласно п.2 той же ст.1383 ГК РФ “При совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы одним и тем же заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем ранее выданного патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия этого патента. В этом случае действие ранее выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в соответствии со статьей 1394 настоящего Кодекса.

То есть, Роспатент может либо сразу прислать уведомление с предложением выбрать одну из заявок, поскольку заявки на изобретения и полезные модели первоначально проходят проверку в отделе формальной экспертизы заявок на изобретения. Либо, если по заявке на полезную модель уже выдан патент(поскольку сроки рассмотрения заявок на ПМ существенно меньше, чем заявок на ИЗ), то при последующей экспертизе заявки на изобретение того же заявителя эксперт неизбежно находит более ранний патент на полезную модель того же заявителя. И если по более поздней заявке на изобретение принимается решение о выдаче патента, то уже на этой стадии эксперт согласно п.2 ст.1383 предлагает заявителю подать заявление о прекращении действия патента на полезную модель, и тогда заявитель получает только патент на изобретение.

Но, конечно, в последнем случае заявителю “торопиться не надо”, а надо дождаться заключение эксперта по заявке на изобретение. И только в случае, если экспертиза готова выдать патент на ИЗ, можно отказываться от патента на ПМ, иначе можно остаться вообще без патентов, если преждевременно отказаться от патента на ПМ, а патент не изобретение также не будет выдан, например, при несоответствии предложения критерию “изобретательский уровень”.

Такая практика(подачи одновременно двух заявок – на ПМ и ИЗ) ранее была достаточно распространена, поскольку до принятия изменений в ГК РФ патент на ПМ фактически выдавался явочным порядком, без проведения экспертизы, и в очень короткие сроки. Поэтому можно было быстро получить такой патент и затем уже спокойно дожидаться решения по заявке на ИЗ. После внесения же изменений в ГК РФ получить патент на ПМ стало едва ли не труднее, чем на ИЗ, т.к. требования к ПМ сильно возросли, экспертиза на новизну также проводится, и кроме того, сужены возможности для патентования сложных объектов, содержащих несколько агрегатов/узлов, т.к. сейчас патент на ПМ защищает только одно устройство. Поэтому, если Ваше предложение содержит несколько независимых узлов/устройств, хотя бы и объединенных общей целью и решающих одну задачу, придется подавать несколько заявок на ПМ по каждому узлу. А уже в заявке на ИЗ можно дать всю совокупность узлов, описав связи между ними, решаемую задачу и пр. Таким образом, можно будет оставить в силе как патенты на ПМ по отдельным узлам, так и весь агрегат в целом.

Конечно, если дословно воспроизвести в заявке на ИЗ каждый узел из заявок на ПМ, то экспертиза предложит отказаться от патента/патентов на ПМ. Поэтому целесообразно хотя бы несколько переработать формулу изобретения по отношению к формуле/формулам полезной модели таким образом, чтобы совокупности их признаков не совпадали. Как правило, это не представляет труда, т.к. в заявке на изобретение агрегат в более “расширенной” и “завершенной” стадии, может содержать больше конкретных признаков и связей между ними. Также, заявка на изобретение позволяет защищать способ(технологию), что невозможно в заявке на полезную модель. То есть, заявка на изобретение будет более комплексно защищать Ваши права, поскольку содержит как объект в целом, так и его отдельные узлы, и также особенности технологии(способ).

Просто же дублировать техническое решение сначала в заявке на полезную модель, а затем в заявке на изобретение, особого смысла нет, если только по каким-либо причинам не хочется иметь несколько патентов вместо одного.