(204) Вопрос:
Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе. У нашего предприятия есть словесный товарный знак — это название фирмы и графическое изображение — символ. Одна иностранная компания желает создать с нами совместное предприятие и хочет получить от нас только исключительную лицензию на наш товарный знак по классу 6.
Под этот класс попадает наше изделие для железных дорог, на которое нам не хотелось бы передавать права. Но иностранная компания нас уверяет, что когда они получат исключительную лицензию, то нам дадут разрешение на изготовление этого изделия.
Борис Анатольевич, как нам правильно поступить, нас мучает вопрос, а вдруг потом иностранная компания получив исключительную лицензию не даст нам разрешение? Как себя обезопасить?
С уважением, Елена
30.01.14
Ответ:
Здравствуйте, уважаемая Елена.
Как я понял, у Вашей фирмы два товарных знака – словесный и изобразительный. Либо комбинированный знак, включающий как словесный элемент, так и изобразительный(символ).
Не совсем понятно, почему Вы пишете о двух знаках, если в дальнейшем об одном. Но если речь об одном знаке, то давайте рассмотрим варианты в описанной Вами ситуации.
Можно предполагать, что инофирма “сделала Вашей фирме предложение, от которого трудно отказаться”. Иначе зачем Вашей фирме идти в кабальные условия и предоставлять исключительную лицензию, рискуя лишиться возможности использования собственного знака. Однако, Ваша фирма является его владельцем, и как я понял, не собирается с ним расставаться, а только предоставить лицензию инофирме.
По закону исключительная лицензия лишает владельца товарного знака права предоставлять сублицензии другим лицам(пп.2 п.1. ст.1236 ГК РФ), т.к. это право делегируется лицензиату, но никоим образом не мешает владельцу знака использовать его в собственном производстве для маркировки производимой им продукции. Несмотря на то, что это положение вытекает из самой сути исключительной лицензии, не помешает в лицензионном договоре прямо указать на такую возможность, чтобы избежать в дальнейшем споров между владельцем знака и лицензиатом.
Более того, в Ваших интересах(владельца знака) ограничить права лицензиата в отношении выдачи им сублицензий другим лицам, например, обязав его согласовывать с Вами условия таких сублицензий и конкретных лиц-сублицензиатов(ст.1238 ГК РФ). Это позволит избежать ситуации “детей лейтенанта Шмидта”, а именно столкновения интересов разных лиц на одних рынках сбыта.
Впрочем, Ваши опасения непонятны, т.к. совместное предприятие будет создаваться на основе Вашей фирмы и инофирмы, и как можно предположить, вопросы использования знака будут решаться совместно. Но на практике все бывает, так что лучше разрешить сомнения.
На всякий случай может быть целесообразно выдать лицензию на ограниченный срок(например, 1 год), с возможностью продления, “если ни одна из сторон не заявит о желании расторгнуть договор”, что даст владельцу знака возможность маневра и контроля лицензиата.
Если же инофирма хочет купить знак по определенному классу(в данном случае 06), то действительно, нужно быть внимательным, т.к. устные договоренности до подписания договора потом могут и не соблюдаться.
Тогда целесообразно подготовить и подать в Роспатент одновременно договор уступки знака на инофирму и лицензионный договор от них на Вашу фирму, что обезопасит Вашу фирму от возможных рисков неиспользования знака. Но лучше все же не уступать знак, а самим предоставить лицензию на его использование и в условиях оговорить все нужные моменты взаимоотношений.
<<<Назад, к списку вопросов
