Консультация. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

(236) Вопрос:
Нам отказано в регистрации товарного знака для заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Однако у организации, зарегистрировавшей знак с более ранним приоритетом, в ЕГРЮЛ нет видов деятельности, связанных с производством продуктов, относящихся к классу 29 и 30. Может ли быть принят этот факт в качестве мотивированного возражения для принятия положительного решения по регистрации заявленного нами ТЗ?
С уважением, Ума
27.09.17

Ответ:
Здравствуйте, уважаемая Ума.
Как можно понять, Вами получено пока уведомление о предварительном отказе в регистрации товарного знака. Это дает возможность ответить на полученное уведомление доводами в подтверждение своей позиции и, возможно, переубедить экспертизу, что в нашей практике, например, встречается достаточно часто. Если же это было уже решение об отказе в регистрации знака, можно оспаривать его в Палате по патентным спорам Роспатента согласно принятой процедуре.

В любом из этих случаев для изменения мнения экспертизы, изложенного в уведомлении, или изменения Палатой ранее принятого экспертом решения, необходимы достаточные доводы и обоснования.
Из Вашего письма видно, что экспертиза сослалась на ранее зарегистрированный знак, содержащий перечень товаров по 29 и 30 классам МКТУ, однородных товарам в Вашей заявке.
Тот факт, что у организации, зарегистрировавшей знак с более ранним приоритетом, в ЕГРЮЛ нет видов деятельности, связанных с производством продуктов, относящихся к классам 29 и 30, не будет принят экспертизой в качестве для изменения своего мнения или решения. Экспертиза руководствуется тем перечнем, который указан в свидетельстве “старшего” знака, и не проверяет факт использования знака в отношении товаров и услуг, приведенных в перечне. Это не предусмотрено административным регламентом экспертизы.

Поэтому Вам нужно подумать над другими доводами в защиту своей позиции.
Например, доводами о неоднородности товаров в “старшем” знаке и Вашей заявке, даже находящихся в одних классах, т.к. например, товар “мясо” неоднороден товару “рыба”, оба они неоднородные товару “молоко”, а все вместе неоднородны товарам “желе, варенья, компоты”. Или доводами о несходстве до степени смешения Вашего обозначения с обозначением в “старшем” знаке по какому-либо или сразу по нескольким критериям: визуальному, фонетическому и семантическому.

Упомянутый же Вами факт неиспользования организацией-владельцем “старшего” знака своего обозначения для товаров 29 и 30 класса может быть использован для подачи возражения против регистрации этого знака, т.е. для попытки аннулировать этот знак по мотиву “неиспользования его в отношении товаров 29 и 30 кл.МКТУ”. Такое возражение против регистрации товарного знака подается в СИП(Суд по интеллектуальным правам) Поскольку законом обязанность доказывания факта использования знака возлагается на его владельца, то Вам нужно будет только подтвердить свою заинтересованность в этом деле, что очевидно в связи с подаче Вами на регистрацию в Роспатент сходного обозначения, и как можно полагать, его использованием для товаров 29 и 30 классов.

Если владелец “старшего” знака не докажет его использование для конкретных товаров, то по решению суда Роспатент внесет изменения в данную регистрацию, уменьшив/сузив перечень товаров для этого знака. Тогда Вы сможете регистрировать свой знак в отношении данных товаров, если для этого не будет других препятствий.

Но ни экспертиза на стадии ФИПС, ни Палата Роспатента не будут ждать результата судебного рассмотрения Вашего заявления об аннулировании “старшего” знака. Поэтому в случае отказа в регистрации по Вашей рассматриваемой заявке, целесообразно подать в ФИПС повторно новую заявку, и одновременно подать в СИП заявление об аннулировании “старшего” знака.

Поскольку срок рассмотрения заявки обычно не менее 1 года, то к моменту принятия по ней решения у Вас уже будет решение суда. Если оно будет в Вашу пользу, и не будет других препятствий, то по Вашей заявке будет принято решение о регистрации. Можно полагать, что это оптимальный путь в описанном Вами случае.