(255) Вопрос:
Компания А(резидент РФ), являющаяся владельцем товарного знака РФ, намерена заключить договор поставки с Компанией Б(также резидент РФ), которая будет производить продукцию под товарным знаком Компании А и продавать ей весь произведенный товар.
Вместе с тем, Компания Б по данному договору также будет наносить на упаковку товарный знак Компании А. Товар будет производиться под контролем Компании А и с использованием некоторых секретов производства, которые Компания А также передаст Компании Б. Также Компания А передаст Компании Б некоторые спецификации/требования, которым должен соответствовать производимый товар. Товар будет продаваться исключительно Компании А, которая и будет выводить продукцию на рынок.
Есть ли необходимость в данной ситуации по закону в заключении лицензионного договора на использование товарного знака?
С уважением, Дмитрий
08.09.20
Ответ:
В рассматриваемой ситуации Компания Б – производитель продукции, наносит на упаковку производимой ей продукции товарный знак, принадлежащий другому лицу(Компании А), что по общему правилу п.2 ст.1484 ГК РФ можно было бы считать использованием товарного знака.
Согласно норме п.2 ст.1486 ГК РФ использованием товарного знака считается:
1)использование товарного знака самим правообладателем
2)лицом, которому право на знак предоставлено на основании лицензионного договора
3)другим лицом под контролем правообладателя(например, на основании иных договоров, кроме лицензионного)
В рассматриваемом случае можно говорить об использовании товарного знака под контролем правообладателя, поскольку лицензия правообладателем не предоставляется и стороны не видят не ней необходимости.
Далее нужно непосредственно разбираться, считать ли маркировку изготавливаемой Компанией Б «под контролем правообладателя»(Компании А) продукции товарным знаком, принадлежащим Компании А, использованием в смысле статьи 1486 ГК РФ.
Согласно оговорке в данной статье, говорящей о том, что использованием считаются описанные выше 3 случая, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, нужно определить, связаны ли в рассматриваемом случае действия Компании Б непосредственно с введением товара в гражданский оборот.
Из содержания вопроса видно, что Компания Б, по заказу Компании А производит и продает последней весь произведенный товар, который Компании А и будет выводить под своим товарным знаком на рынок.
То есть, Компания Б непосредственно не вводит товар в гражданский оборот, а весь маркированный товар поставляет его заказчику – Компании А.
При условии же полной передачи(путем продажи) товара компании А, заказавшей компании Б его изготовление, можно считать, что действия Компании Б не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а значит, необходимости в предоставлении лицензии на использование товарного знака нет.
В ином случае, лицензии на использование товарного знака требовались бы всем многочисленным участникам гражданского оборота,
которые по заказам(в том числе разовым), производят и передают/продают/поставляют своим заказчикам огромную номенклатуру
разнообразных товаров, маркированных товарными знаками заказчиков (например, посуду, полиграфические изделия, товары народного
потребления и другие), что привело бы к необходимости неоправданно большого количества регистрации лицензионных договоров.
То же касается и предприятий торговли, в том числе торговых сетей, неверная трактовка п.2 ст.1486 ГК в отношении использования
товарного знака потребовала бы от них получения тысяч лицензий в отношении всей номенклатуры реализуемых конечным потребителям
товаров, владельцами брендов на которые являются производители данных товаров.
<<<Назад, к списку вопросов
