Консультация. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

(66) Вопрос:
Наша фирма занимается производством кожаных бизнес-аксессуаров. Заказчик (крупный автомобильный бренд) в договоре требует после его подписания не изготавливать изделия, содержащие какие-либо товарные знаки заказчика (эмблемы, гербы и т.д.). Что нам делать и правомерно ли это?
Но как тогда быть с теми частными лицами, которые имеют автомобиль этой марки и захотят, например, изготовить у нас автобумажник с тиснением логотипа любимой марки, брелок и т.д.? Собственно, так раньше и было. И не только частные лица, но и тюнинговые салоны тиснили у нас кожаные изделия, вставки в салон и т.п. Мы уже тогда нарушали некий закон? А если подпишем договор, то мы должны отказывать таким заказчикам? Есть ли какой-либо законный выход из этого положения?
С уважением, Сергей
18.03.09

Ответ:
Уважаемый Сергей, в описанной Вами ситуации не вполне ясно, требует ли заказчик (автомобильный бренд) не изготавливать изделия других марок или вообще запрещает тиснение марок на изделиях.
Полагаю, что имеет место первый случай, что вполне естественно для заказчика, который хочет, чтобы Вы занимались выпуском аксессуаров под его брендом. Если же имеет место второй случай, т.е. заказчик запрещает изготавливать изделия с его брендом, то, вероятно, он делает это самостоятельно или размещает заказ у другого изготовителя. В любом случае владелец бренда имеет исключительные права на его использование в отношении товаров и/или услуг, по которым зарегистрирован товарный знак.
Если регистрация знака произведена не только в отношении производства и продажи автомобилей и запчастей, а также и аксессуаров, то без согласия владельца бренда никто не вправе производить соответствующую продукцию. Но это нужно проверить, либо запросив информацию у владельца бренда, либо самостоятельно проверив перечень товаров и услуг по данному бренду.

Положение об исключительных правах владельца бренда отражено в ст.1484 Гражданского кодекса РФ, согласно п.1 которого "Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак)".
Согласно п.3 указанной ст.1484 ГК РФ "Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения". Ранее (до 2008г.) аналогичные положения содержались в Законе РФ о товарных знаках. Соответственно, подписывая с владельцем бренда договор, нужно соблюдать его условия.
Для возможности использования бренда на аксессуарах нужно добиваться в таком договоре права на использования бренда на своей продукции либо заключать специальный лицензионный договор, который подлежит регистрации в Роспатенте. В иных случаях над Вами всегда будет "висеть" возможность преследования правообладателем, у которого для этого есть законные основания как в рамках гражданского, так и административного и уголовного права.

Ответ:
Уважаемый Сергей, приведенный в Вашем письме пассаж "но у нас нет цели использовать их бренд. Мы просто хотим получить этот заказ, но и не отрезать возможность законных заказов старых наших клиентов" вызывает улыбку, т.к. из самого его текста видно, что Вы понимаете проблему и факт того, что этим нарушаются права владельца бренда. Говорить "но у нас нет цели нарушать бренд", в то же время выпуская продукцию с ним - забавно.

Нарушителем, независимо от того, знает ли он о правах владельца бренда, является любое лицо, которое вводит этот бренд в хозяйственный оборот любым путем, в том числе путем изготовления, применения, предложения к продаже, продажи, рекламы, ввоза и т.д.
Поэтому нарушитель - это и тот, кто изготавливает бумажник с брендом без разрешения владельца, и тот, кто его продает, и тот, кто хранит и т.д. Каждое из этих действий образует состав нарушения (в т.ч. при определенных условиях уголовного преступления).
То, что до сих пор это сходило нарушителям с рук, не значит, что так будет продолжаться бесконечно. Тем более не значит, что владелец в любой момент не затеет преследование нарушителей в гражданском, административном или уголовном порядке. Это его право. Так что Вам выбирайте, продолжать ли выпуск такой продукции в надежде на безнаказанность или пойти другим путем.