Консультация. ПЕРЕДАЧА ПРАВ

(48) Вопрос:
Предприятие, с которым я работаю по внедрению своих изобретений, просит у меня взять патенты путём отчуждения. Я же хочу им передать исключительную лицензию. Они боятся и утверждают, что я впоследствии смогу продать сам патент третьему лицу, которое будет впоследствии препятствовать им в работе. Хотелось бы узнать, насколько они правы в своих опасениях? Я же считал, что, передав им исключительную лицензию, не имею права на продажу самого патента кому-либо?
С уважением, Салават
17.09.09

Ответ:
Уважаемый Салават, ситуацию можно прокомментировать следующим образом.
В Ваших интересах, конечно, не уступать (сейчас употребляют термин "отчуждать") патент, т.к. это оставляет Вам право самостоятельно вводить его в хозяйственный оборот, даже в случае предоставления исключительной лицензии.
При этом, согласно пп.2) а.1. ст.1236 Гражданского кодекса РФ лицензионный договор может предусматривать "предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия)". То есть, владелец исключительной лицензии также получает максимум прав, в том числе владельцем патента ему делегируется право предоставлять сублицензии третьим лицам.
В отножении же опасений владельца лицензии можно сослаться на п.7 ст.1235 ГК РФ, согласно которому "переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем". То есть, право на отчуждение (продажу) патента у Вас остается и в случае выдачи лицензии, т.к. это законное право владельца собственности, в том числе интеллектуальной.
Но даже в случае продажи (отчуждения) Вами патента другому лицу, как указано в приведенной выше норме, лицензионный договор не утратит силу и будет действующим.
Несомненно, в случае смены владельца патента такое изменение сторон в договоре должно быть зарегистрировано в качестве изменения в лицензионный договор. При этом сначала регистрируется отчуждение прав другому лицу, а затем вносятся изменения в лицензионный договор.
В то же время, новый владелец патента, в случае окончания срока действия договора вправе предложить изменения его условий, которые стороны должны будут согласовывать. Здесь все зависит от условий первоначального договора и описанных в нем прав и обязанностей сторон.
Лицензиату выгодно заключать договор на максимально длительный срок, что обезопасит его как в случае отчуждения патента, так и в случае желания владельца патента (лицензиара) изменить условия договора.
В любом случае стороны должны достичь соглашения по условиям договора, а при их недостижении разрешать возникшие разногласия в судебном порядке.