(131) Вопрос:
Добрый день.
В интернете есть статья, где пишут: "В целях сокращения издержек или просто
из-за отсутствия собственного производства многие компании обращаются для
выпуска продукции под своим товарным знаком к сторонним изготовителям. Такая
схема работы получила на практике название "контрактное производство".
Оформить этот процесс можно разными способами (договором подряда, поставки
или смешанным договором), но какой бы договор ни заключали стороны,
контрактное производство всегда предполагает использование чужой
интеллектуальной собственности. Если стороны ограничатся только договором о
производстве продукции и не оформят передачу товарного знака в соответствии
с правилами четвертой части Гражданского кодекса, то правообладатель в
отдельных случаях может лишиться своего брэнда. И довод о том, что он не
планировал передавать права по товарному знаку изготовителю, а предполагал
только его нанесение на продукцию, не сработает". Так ли это?
С уважением, Сергей
28.01.11
Ответ:
Уважаемый Сергей,
Ваш вопрос актуальный, поскольку в значительном большинстве использование
товарных знаков действительно осуществляется без установленной законом
гос.регистрации договоров об их использовании, которую осуществляет
Роспатент.
Согласно п.2ст.1486 ГК РФ, регулирующей последствия неиспользования
товарного знака, "использованием товарного знака признается его
использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено
на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489
настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование
товарного знака под контролем правообладателя".
Это значит, что лицензионные договоры - не единственный вид договоров, на
основе которых товарные знаки могут использоваться с разрешения их
владельца. Это могут быть, например, договоры комиссии, поставки, подряда,
смешанные договоры.
Однако, использование других, нежели, лицензионные, договоров, не избавляет
от необходимости их гос.регистрации Роспатентом, на что указано в п.1ст.1490
ГК РФ, регулирующем форму и гос.регистрацию договоров о распоряжении
исключительным правом на товарный знак. Согласно этой норме "...лицензионный
договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется
распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в
письменной форме и подлежат государственной регистрации".
Как видите, все дороги, а значит, и все деньги(а госпошлина за регистрацию
таких договоров составляет 10тыс.руб.) по таким вопросам, ведут в
Роспатент. Учитывая ограниченные кадровые ресурсы соответствующего отдела,
рассмотрение тысяч и десятков тысяч договоров в установленные регламентом
Роспатента 2-месячные сроки нереально. Как нереальны и затраты на
регистрацию договоров каждым правообладателем по каждому знаку.
А ведь любой правообладатель, владеющий всего несколькими известными
брендами, заключает порой сотни и даже тысячи договоров с поставщиками,
оптовыми и розничными продавцами, согласно которым последние наносят
товарный знак на продукцию или ее упаковку, используют его в рекламе и т.п.
Помножьте количество используемых брендов на количество поставщиков и
магазинов - получится цифра с пятью-шестью нулями. Понятно, что в результате
строгое соблюдение закона и обязательная регистрация каждого договора
нереальна.
Да и нужна ли она? Понятно, когда товарный знак используется самим
правообладателем. При производстве же по контракту маркированной товарным
знаком продукцией распоряжается правообладатель, зачем же тогда давать
поставщику лицензию на знак? Как и оптовому или розничному продавцу. Только
лишь потому, что согласно п.2 ст.1484 ГК РФ право на товарный знак
реализуется путем его размещения:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые
производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на
выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на
территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью,
либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг,
а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах
адресации.
То есть, получается, что фактически любое лицо, на любой стадии введения
товаров, этикеток, упаковок и т.д. с товарным знаком в гражданский оборот в
той или иной форме, является пользователем товарного знака.
А значит, строго по закону, должен заключать и регистрировать такой договор.
Понятно, что и в этом вопросе с нормой закона и ее соблюдением у нас
получилось "как всегда".
Каким может быть выход из этой ситуации? Не регистрировать товарный знак?
Тогда и распоряжение правом на него также не потребует гос.регистрации.
Как тогда защищать свое право на товарный знак? Только через использование
нового в нашем законодательстве "коммерческого обозначения"? Насколько это
надежно?
Или сделать аналогично тому, что и в отношении зарегистрированных программ
ЭВМ и баз данных, для которых регистрируются в обязательном порядке только
договоры отчуждения исключительных прав, но не лицензионные.
Или все же трактовать формулировку п.2ст.1486 ГК РФ в отношении
использования знака "другим лицом, осуществляющим использование товарного
знака под контролем правообладателя" как возможность не регистрировать
другие, нежели лицензионные, договоры. Тогда придется из п.1ст.1490 ГК РФ
убрать "а также другие договоры", предписав обязательную регистрацию только
в отношении договоров отчуждения прав и лицензионных, но не договоров
подряда,комиссии, поставки и других. То есть, фактически предоставить
правообладателю самому решать, какие договоры он считает необходимым
регистрировать.
Но при этом нужно будет признать использованием товарного знака его
фактическое использование с разрешения правообладателя, в том числе и по
указанным незарегистрированным видам договоров.
Полагаю,что эти вопросы требуют разрешения, т.к. существующее положение
создает много проблем как для правообладателей, так и для пользователей
товарных знаков.
<<<Назад, к списку вопросов
