(154) Вопрос:
Товарный знак принадлежит иностранной компании, в Роспатенте товарный знак зарегистрирован. Также зарегистрирован лицензионный договор (неисключительная лицензия) с российской компаний на производство и распространение одного наименования товара. Как можно заключить лицензионный договор исключительной лицензии на весь товар по товарному знаку? Как проверить, заключала ли иностранная компания на территории своего государства иные лицензионные договоры? А по сведениям Роспатента мы этого не видим?
С уважением, Наталья Викторовна
29.10.11
Ответ:
Наталья Викторовна, добрый день.
Из Ваших вопросов не совсем понятно, есть ли потребность в получении исключительной лицензии у той же фирмы, которая уже имеет неисключительную лицензию, или речь о другой фирме.
В первом случае можно с согласия обеих сторон внести изменения в зарегистрированный лицензионный договор, расширив объем прав лицензиата как в отношении замены несключительной лицензии на исключительную, так и в отношении перечня товаров. Такие изменения подлежать регистрации Роспатентом при уплате соответствующей пошлины.
Во втором случае(если исключительную лицензию хочет взять другая фирма), без расторжения предыдущей неисключительной лицензии это вряд ли возможно. Поскольку предоставление исключительной лицензии делегирует лицензиату право на предоставление несключительных лицензий третьим лицам(сублицензий), а имеющаяся лицензия будет мешать этому.
Однако возможны несколько выходов из данной ситуации.
Например, по договоренности всех трех сторон(владельца знака - лицензиара), владельца неисключительной лицензии и будущего владельца исключительной лицензии возможна регистрация исключительной лицензии и одновременно замена лица в договоре несключительной лицензии, когда владелец знака будет заменен владельцем исключительной лицензии. То есть, фактически неисключительная лицензия станет сублицензией.
Также возможна регистрация исключительной(по существу) лицензии с указанием в ней права на предоставление одной неисключительной лицензии(уже фактически зарегистрированной).
При этом в лицензионном договоре не нужно указывать само наименование "исключительная", что не требуется законодательством, а только оговорить объем прав сторон. А именно, право лицензиата(по исключительной лицензии) на предоставление сублицензий, а также право владельца знака(лицензиара) на предоставление также одной неисключительной лицензии.
Безусловно, во избежание столкновения интересов владельца исключительной и неисключительной лицензий целесообразно в договорах с ними разграничить действие лицензий на определенной территории в отношении производства и/или продажи продукции.
По сведениям Роспатента проверить, заключала ли иностранная компания на территории своего государства иные лицензионные договоры, к сожалению, нельзя, так как каждая страна регистрирует эти договоры согласно своему законодательству.
<<<Назад, к списку вопросов
