Консультация. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

(213) Вопрос:
Компания А (резидент РФ), являющаяся владельцем товарного знака РФ, намерена заключить договор поставки с Компанией Б (также резидент РФ), которая будет производить продукцию под товарным знаком Компании А и продавать ей весь произведенный товар.
Вместе с тем, Компания Б по данному договору также будет наносить на упаковку товарный знак Компании А.
Товар будет производиться под контролем Компании А и с использованием некоторых секретов производства, которые Компания А также передаст Компании Б. Также Компания А передаст Компании Б некоторые спецификации/требования, которым должен соответствовать производимый товар. Товар будет продаваться исключительно Компании А, которая и будет выводить продукцию на рынок.
Есть ли необходимость в данной ситуации по закону в заключении лицензионного договора на использование товарного знака?
С уважением, Д.Громов
08.12.14

Ответ:
При анализе данной ситуации нужно принять во внимание следующие нормы ГК РФ:

Статья 1233. Распоряжение исключительным правом
1. Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).
Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.
2. К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419) и о договоре (статьи 420-453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Статья 1484. Исключительное право на товарный знак
2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Статья 1486. Последствия неиспользования товарного знака
2. Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака
1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

------------------------------------------------------------------------------- Комментарий к поставленному вопросу

Введением в гражданский оборот считается изготовление, применение, предложение к продаже, продажа, хранение с целью продажи и другие действия с товаром, маркированным товарным знаком.
В рассматриваемой ситуации Компания Б – производитель продукции, наносит на упаковку производимой ей продукции товарный знак, принадлежащий другому лицу(Компании А), что по общему правилу п.2 ст.1484 ГК РФ можно было бы считать использованием товарного знака.
В бытовом понимании использованием товарного знака можно считать любое указание товарного знака на продукции, ее упаковке и при других способах размещения, перечисленных в п.2 ст.1484 ГК РФ, любым лицом, в том числе самим правообладателем и третьими лицами, как с согласия правообладателя товарного знака, так и без такого согласия.
В то же время, поскольку установление факта использования влечет за собой определенные юридические последствия(например, возможность предъявления претензий нарушителям исключительных прав на товарный знак, получение лицензионных платежей и других), значение термина «использование товарного знака» прямо указано в п.2 ст.1486 ГК, причем без расширительного толкования и иных вариантов, кроме указанных в данном п.2 ст.1486 ГК РФ.
А именно, согласно этой норме использованием товарного знака считается:
1)использование товарного знака самим правообладателем
2)лицом, которому право на знак предоставлено на основании лицензионного договора
3)другим лицом под контролем правообладателя(например, на основании иных договоров, кроме лицензионного)

В рассматриваемом случае можно говорить об использовании товарного знака под контролем правообладателя, поскольку лицензия правообладателем не предоставляется и стороны не видят не ней необходимости.

Далее нужно непосредственно разбираться, считать ли маркировку изготавливаемой Компанией Б «под контролем правообладателя»(Компании А) продукции товарным знаком, принадлежащим Компании А, использованием в смысле статьи 1486 ГК РФ.
Согласно оговорке в данной статье, говорящей о том, что использованием считаются описанные выше 3 случая, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, нужно определить, связаны ли в рассматриваемом случае действия Компании Б непосредственно с введением товара в гражданский оборот.
Из содержания вопроса видно, что Компания Б, по заказу Компании А производит и продает последней весь произведенный товар, который Компании А и будет выводить под своим товарным знаком на рынок.

То есть, Компания Б непосредственно не вводит товар в гражданский оборот, а весь маркированный товар поставляет его заказчику – Компании А. В случае, если Компания Б хотя бы часть товара самостоятельно реализует на рынке, можно говорить о введении ею товара в гражданский оборот. При этом, если такие действия осуществляются с согласия правообладателя товарного знака(Компании А), последняя должна предоставить Компании Б лицензию на использование товарного знака, т.к. продажа товара является одним из способов введения товара в гражданский оборот. (При отсутствии согласия владельца знака – Компании А, она может предъявить претензии Компании Б согласно ст.1515 ГК РФ.)

При условии же полной передачи(путем продажи) товара компании А, заказавшей компании Б его изготовление, можно считать, что действия Компании Б не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а значит, необходимости в предоставлении лицензии на использование товарного знака нет.

В ином случае, лицензии на использование товарного знака требовались бы всем многочисленным участникам гражданского оборота, которые по заказам(в том числе разовым), производят и передают/продают/поставляют своим заказчикам огромную номенклатуру разнообразных товаров, маркированных товарными знаками заказчиков (например, посуду, полиграфические изделия, товары народного потребления и другие), что привело бы к необходимости неоправданно большого количества регистрации лицензионных договоров. То же касается и предприятий торговли, в том числе торговых сетей, неверная трактовка п.2 ст.1486 ГК в отношении использования товарного знака потребовала бы от них получения тысяч лицензий в отношении всей номенклатуры реализуемых конечным потребителям товаров, владельцами брендов на которые являются производители данных товаров. Во избежание претензий контролирующих органов к производителям таких товаров в отношении отсутствия лицензий на использование товарных знаков, наносимых на товары по заказу владельцев этих знаков, целесообразно в договорах между заказчиками и производителями маркированной продукции (Компанией А и Компанией Б в рассматриваемом случае) прямо указывать, что изготовление товара, маркированного товарным знаком, осуществляется в интересах заказчика и/или поставка товара осуществляется исключительно в адрес заказчика.
Например, в таких договорах может указываться, что «право на использование товарного знака, принадлежащего Заказчику, не передается Исполнителю в пользование». Либо то, что «Исполнитель не может использовать товарный знак на территории Российской Федерации, и только наделяется правом упаковать изготовленный им по заказу товар в упаковки с указанием данного товарного знака и отгрузить Заказчику либо указанному Заказчиком третьему лицу.
Такие формулировки позволят в дальнейшем, при наличии претензий, доказывать в судебном порядке законность неиспользования лицензий при поставках маркированной продукции.
В случае же наличия претензий контролирующих органов и штрафных санкций с их стороны данный вопрос можно разрешать в арбитражном порядке, где доказывать, ссылаясь на п.2 ст.1486 ГК РФ, что действия изготовителя(производителя) товара не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

----------------------------------------------------------------------- Необходимо также отметить, что вопрос законности простановки товарных знаков зачастую возникает и при поставках товаров в Россию из зарубежных стран, при этом таможенные органы, установив правообладателя товарного знака, проверяют наличие его согласия на маркировку продукции или ее упаковки этим знаком, а в ряде случаем запрашивают сведения о наличии лицензии.
В таких случаях, если товар произведен по заказу российской фирмы и поставляется в Россию в адрес этой фирмы, можно также ссылаться на норму п.2 ст.1486 ГК РФ, обосновывая отсутствие лицензии тем, что в данном случае ввоз товара, сам по себе являющийся одним из видов введения товара в гражданский оборот, в данном случае не подтверждает использование товарного знака в России инофирмой-поставщиком товара, поскольку товар предназначен для владельца товарного знака и поставляется исключительно в его адрес для дальнейшего введения владельцем товарного знака в гражданский оборот на территории России.