Консультация. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

(225) Вопрос:
Добрый день! В 2014 году мы подавали документы в Роспатент на регистрацию лицензионного договора, документы были оформлены с недочетами, нам их вернули. В 2015 году мы решили закончить регистрацию лицензионного договора и подали новое заявление, при этом просили о перезачете суммы госпошлины. Ответ экспертизы о перезачете госпошлины был отрицательный. Объясните, пожалуйста, правомерно ли это, ведь в прошлом году регистрация договора так и не произошла, а госпошлина платится не за делопроизводство по рассмотрению заявления, а за регистрацию лицензионного договора?
С уважением, Мария
27.12.15

Ответ:
Здравствуйте, Мария.
Согласно практике Роспатента за последний год, при отказе в регистрации договора отчуждения прав/лицензионного договора Роспатент не возвращает и не перезачитывает пошлины за другое действие.
Роспатент мотивирует это тем, что юридически значимым действием является не только регистрация договора, но и отказ в его регистрации.
Такая практика прямо противоречит ранее существовавшей практике того же Роспатента, когда при отказе в регистрации договора пошлину можно было либо вернуть, либо зачесть за другое действие, предусмотренное “Положением о пошлинах”. При этом, ранее Роспатент прямо писал, что ввиду того, что юридически значимое действие по регистрации договора не было осуществлено, пошлина не может быть учтена и заявитель вправе либо вернуть ее, либо зачесть за другое действие.
Такое изменение Роспатентом практики достаточно существенно ущемило интересы правообладателей, т.к. размеры пошлин за регистрацию договоров, в отношении товарных знаков, весьма существенны, а именно 13,5тыс.руб. в отношении одного знака и дополнительно 11,5тыс.руб. за каждый знак свыше одного.
Т.е. например, при отчуждении прав на 5 товарных знаков заявитель в случае отказа в регистрации договора терял 13,5+11,5х4=59,5тыс.руб. госпошлины, которую вынужден был платить повторно.

При этом, ввиду достаточной субъективности при вынесении решения по результатам рассмотрении договоров отчуждения прав и лицензионных, получается, что эксперту проще отказать в регистрации, чем принять решение о регистрации.
Для отказа же в регистрации достаточно найти в представленных материалах ошибку, причем не только в существенных условиях договора, но и формальную, например, неточное указание адрес одной из сторон договора, либо названия стороны, либо опечатку в какой-то дате и т.п.
Такая порочная получила достаточное распространение, поскольку у экспертизы пропала мотивация для регистрации договоров, т.к. засчитываться в качестве выполненной работы стал и отказ в регистрации, который, как сказано выше, требует меньших затрат времени и труда от эксперта.
В связи с этим нами год назад была направлена обоснованная жалоба руководству Роспатента, с предложением прекратить необоснованную практику отказов в регистрации договоров, и обязать экспертизу, при наличии вопросов, в обязательном порядке сначала направлять заявителю запрос или уведомление с предложением внести исправления в договор. При этом, если такие исправления влекут за собой необходимость переработки и повторного подписания договора, заявитель должен быть вправе в ответе на запрос заменить ранее представленный договор на откорректированный.

Как показала последующая практика, эти предложения были учтены. Также были учтены результаты судебных рассмотрений по искам правообладателей к Роспатенту, недовольных приведенной выше практикой отказов с невозвратом пошлин.
В настоящее время, Роспатент, как правило, направляет запрос или уведомление с указанием выявленных ошибок/замечаний, которые заявитель вправе устранить, в том числе, путем замены ранее направленного договора на откорректированный.

При этом, необходимо отметить, что с 2014г. согласно внесенным в ГК РФ изменениям, регистрируются не договоры, а отчуждение прав/лицензии, в связи с чем в Роспатент представляется 1экз. договора, который остается у Роспатента, в то время как ранее, при регистрации договоров, на них ставился штамп с указанием номера и даты регистрации.
То есть, представляемый в Роспатент договор отражает только условия, на которых стороны договорились в связи с отчуждением прав на объекты промышленной собственности, а Роспатент регистрирует такое отчуждение/предоставление прав по лицензии, не регистрируя формально сам договор. Это также дает заявителю дополнительную возможность вносить изменения/корректировки в условия соглашения.

Если же Роспатент все-же отказал в регистрации отчуждения прав/предоставления прав по договору, Вы вправе оспорить такое решение в Палате по патентным спорам и далее в судебном порядке, т.к. отмена решения отделом, вынесшим решение об отказе, нормативными актами не предусмотрена. Такой возможностью Вы и можете воспользоваться для соблюдения своих прав и законных интересов. При этом, в случае выигрыша дела, Вы вправе возместить размер пошлины либо обязать Роспатент зачесть ее за другое действие, в данном случае за повторную регистрацию лицензии.