(239) Вопрос:
Добрый день!
Могу я получить консультацию по следующему вопросу?
Компания А, зарегистрированная в США, является производителем косметических средств для животных. Товарный знак зарегистрирован в 2013 году в United States Patent and Trademark Office. Компания В, зарегистрированная в России, является официальным дистрибьютором компании А на территории РФ на основании Дистрибьюторского договора от 2012 года.
Каким образом компания В может зарегистрировать свое право на использование товарного знака, принадлежащего компании А, на территории РФ?
Требуется ли «повторная» регистрация американского ТЗ в России или возможно заключение лицензионного договора с целью его последующей регистрации?
С уважением, Ольга
08.04.18
Ответ:
Здравствуйте, Ольга.
На Ваш вопрос: Каким образом компания В(российская) может зарегистрировать на территории РФ свое право на использование товарного знака, принадлежащего компании А. зарегистрированной в США, можно ответить следующее.
Согласно законодательству РФ, дистрибьютор иностранной компании не может без разрешения правообладателя товарного знака, зарегистрированного за рубежом, регистрировать на свое имя данный товарный товарный знак на территории РФ.
Этому препятствует ст.1512 ГК РФ “Основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку”, согласно п.2 пп.5) которой “Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:
полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции”.
Если исходить из того, что товарный знак иностранной компании не зарегистрирован в РФ, а только за рубежом, законных путей для этого два:
1. Иностранная компания регистрирует в РФ свой товарный знак, либо по международной процедуре (Мадридскому соглашению и Протоколу к нему), указав Россию в числе стран регистрации, либо по национальной процедуре, т. е. непосредственно подав заявку в Роспатент. Тот и другой вариант приемлемы и выбор на усмотрение сторон в зависимости от ряда условий. Это не “повторная” регистрация товарного знака инофирмой, а расширение регистрации на другие страны.
Далее, после регистрации иностранной компанией товарного знака в РФ, российская компания регистрирует в Роспатенте право на его использование на основе лицензионного соглашения(договора)
2. Российская компания, получив согласие иностранной компании, регистрирует на свое имя данный товарный знак на территории РФ и далее его использует согласно тому перечню товаров и услуг, который отражен в свидетельстве на этот товарный знак, соблюдая при этом договоренности с зарубежным правообладателем.
На мой взгляд, предпочтителен первый вариант, т.к. он более легитимен, хотя практикуется также и второй вариант, например, в случае, когда иностранная компания готова “отдать на откуп” своему партнеру – российской компании, всю работу по продвижению товарного знака в РФ, продаже продукции под этим знаком, рекламе и т.д.
<<<Назад, к списку вопросов
