(73) Вопрос:
Добрый день.
Согласно действующему законодательству, товарный знак регистрируется в
отношении конкретных видов товаров и услуг. Таким образом, например,
словесный ТЗ "СНЕЖИНКА", зарегистрированный по 30 классу "кондитерские
изделия", не препятствует регистрации такого же обозначения "СНЕЖИНКА" по
классу 25 "одежда и обувь". По отношению к товарам такая ситуация
достаточно понятна и ясна.
А вот в отношении услуг по 35 классу, таких, как "продвижение товаров (для
третьих лиц)", т.е. реализация (продажа) товаров, ситуация складывается
какая-то абсурдная.
Например, фирма занимается производством и реализацией кондитерских изделий
и имеет зарегистрированный словесный ТЗ "СНЕЖИНКА" по двум классам МКТУ:
30 "кондитерские изделия" и 35 "продвижение товаров (для третьих лиц)".
Причем в 35 классе услуга обозначена без указания конкретного перечня
товаров (в данном случае кондитерских изделий).
Другая фирма занимается производством и реализацией трикотажных изделий и
головных уборов и хочет зарегистрировать словесный ТЗ "СНЕЖИНКА" по 25 и 35
классам МКТУ.
Понятно, что с 25 классом вопросов по регистрации не возникает.
А вот по 35 классу получается, что такая регистрация невозможна, даже если
эта услуга будет конкретизирована, например, "оптовая и розничная продажа
трикотажных изделий и головных уборов" (либо "оптовая и розничная продажа
товаров, перечисленных в 25 классе"), так как первая фирма ранее
зарегистрировала эту услугу в отношении любых товаров.
Таким образом, словесное обозначение "СНЕЖИНКА" полностью закрыто для услуги
по реализации любых товаров. Единственное, что можно сделать, это
зарегистрировать комбинированный ТЗ со словом "СНЕЖИНКА", предварительно
получив разрешение владельца зарегистрированного ТЗ, если он его еще
даст (согласно п. 6 ст. 1483 ГК РФ).
Не считаете ли Вы, что в данном случае происходит необоснованное расширение
объема прав владельца зарегистрированного ТЗ, фактически занимающегося
реализацией конкретного вида товара (кондитерских изделий), но при этом
зарегистрировавшего услугу по продвижению товаров без указания конкретных их
видов (т.е. в отношении всех товаров), препятствуя тем самым другим лицам
регистрировать ТЗ для услуг по продаже каких-либо других товаров.
Как Вы думаете, есть ли какой-либо выход из такой ситуации?
С уважением, Альберт Александрович
27.04.09
Ответ:
Уважаемый Альберт Александрович, Ваш вопрос понятен и актуален, комментарии также соответствуют
установившейся практике Роспатента.
Поскольку в законе, да и подзаконных актах нет прямого ответа на Ваш вопрос,
ситуация разрешается каждый раз в отношении конкретного случая в силу
отсутствия в нашем праве прецедента. Поэтому Ваше категорическое утверждение, что "по 35 классу получается, что
такая регистрация невозможна, даже если эта услуга будет конкретизирована,
например "оптовая и розничная продажа трикотажных изделий и головных
уборов", так как первая фирма ранее зарегистрировала эту услугу в отношении
любых товаров" не всегда верно.
Нам как раз удавалось провести регистрацию именно с такой конкретной
формулировкой. Тем не менее, в большинстве случаев ситуация обстоит именно так, как Вы
описали.
В таких случаях экспертиза, на мой взгляд, обоснованно считает правом
владельца знака регистрировать его в отношении любых товаров и услуг. То
есть, владелец знака может продвигать любые товары, а не только те, которые
указаны в классе производимых им товаров. Например, он держит магазин, в
котором продает различные товары, в том числе и собственного производства.
Если же другое лицо считает, что "в данном случае происходит необоснованное
расширение объема прав владельца зарегистрированного ТЗ" и не удается
получить согласие владельца "старшего" знака на регистрацию своего знака по
классу 35, ничто не мешает другому лицу оспорить через Палату по патентным
спорам раннюю регистрацию по спорному классу 35 именно в отношении
продвижения тех товаров, которые интересуют другое лицо.
Поскольку законом (п.3 ст.1485 ГК РФ) бремя доказывания использования
товарного знака возложено на правообладателя, то если последнему не удастся
доказать использование в отношении конкретных товаров, Палата частично
аннулирует его знак, сузив формулировку до конкретной, например,
"продвижение товаров по 30 классу".
Иногда достаточно информировать владельца "старшего" знака о такой
возможности, чтобы достичь его согласия на регистрацию Вашего знака в
отношении услуг продвижения по интересующим другое лицо классам товаров,
если, конечно, эти услуги не интересны самому владельцу "старшего" знака.
Поскольку рассмотрение в Палате может занять 4-6 мес., а срок для ответа на
уведомление экспертизы по более поздней заявке ограничен 6 мес., решать
вопрос о согласовании с владельцем "старшего" знака нужно незамедлительно
после получения уведомления, либо на стадии подачи заявки, если ситуация
ясна по результатам предварительной проверки новизны знака.
Полагаю, что описанных возможностей достаточно для разрешения данного
вопроса. В конкретных случаях пишите, постараемся помочь.
(73) Вопрос-продолжение:
Хотел бы дополнительно уточнить один момент.
Степень смешения словесных обозначений определяется экспертами ФИПС по трем
критериям: фонетическому, визуальному и смысловому.
Подскажите, пожалуйста (исходя из Вашей практики), какой из этих критериев
считается основным для признания обозначения сходным до степени смешения или
такое решение принимается при любом сочетании двух сходных критериев?
Например, визуальный и смысловой признаки не сходны, а фонетический признан
сходным близостью состава звуков - достаточно ли этого для признания
обозначений сходными? Или есть определенные сочетания этих критериев?
С уважением, Альберт Александрович
27.04.09
Ответ:
Уважаемый Альберт Александрович, по Вашим дополнительным вопросам сообщаю следующее.
Сходство обозначений определяется согласно п.п. 14.4.2.2-14.4.2.4 "Правил
составления, подачи и рассмотрения заявки на товарный знак" (до принятия
соответствующего регламента), в котором подробно описаны критерии сходства и
принципы сравнения.
Также для определения сходства обозначений экспертиза при необходимости
прибегает к "Методическим рекомендациям Роспатента по проверке заявленных
обозначений на тождество и сходство".
В каждом случае ситуация оценивается экспертом индивидуально. Например, "при
исследовании положения словесного и изобразительного элемента в
комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования
одного из элементов" (цитата из "Методических рекомендаций"). Там же: "В
комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного
элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче
запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание
потребителя при восприятии обозначения". Там же: "Изобразительный элемент
комбинированного обозначения также может играть существенную роль в
индивидуализации товара наряду со словесным элементом".
В общем же экспертиза исходит из положения абз.2п.14.4.2. Правил, согласно
которому "обозначение считается сходным до степени смешения с другим
обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря не отдельные
отличия".
На практике экспертиза не раскрывает подробно в решении сравнительный
анализ, а ограничивается только выводом.
Подробный анализ поверенным приходится делать по запросам судебных и
антимонопольных органов и в ряде других случаев.
<<<Назад, к списку вопросов
